也评专利授权确权司法解释部分条款 ——以《专利审查指南（2010）》为主要视角
也评《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》部分条款 ——以《专利审查指南（2010）》为主要视角
文 | 黄辉 上海泽玛克敏达机械设备有限公司
最高人民法院于2020年4月28日公布了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）（以下简称“司法解释征求意见稿”），公开征求修改建议。
对“司法解释征求意见稿”，笔者曾于2020年6月26日在微信公众号“知识产权那点事”发表了《试评<最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（征求意见稿）>——以<专利审查指南（2010）>为视角》 (以下简称《试评》），对“司法解释征求意见稿”第三条至第十条进行了评论。后来笔者又撰写了《续评<最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（征求意见稿）>——以<专利审查指南（2010）>为视角》（以下简称《续评》），对 “司法解释征求意见稿”第十一条至第十五条进行了评论。
2020年9月10日，最高人民法院正式公布了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称“司法解释正式施行稿”），自2020年9月12日起施行。
将“司法解释正式施行稿”与国家知识产权局现行《专利审查指南（2010）》（以下简称《审查指南》）进行对比便可发现，虽然“司法解释正式施行稿”总体上比“司法解释征求意见稿”的规定更为接近《审查指南》，但仍与《审查指南》有所不同。下面笔者将逐一评论。
1 “司法解释正式施行稿”第二条与《审查指南》的相关规定的对比评论
“司法解释正式施行稿”第二条是关于权利要求清楚的规定，该条由“司法解释征求意见稿”第三条修改而来。“司法解释正式施行稿”第二条第一款比“司法解释征求意见稿”第三条第一款更为接近《审查指南》的规定，可以说“司法解释正式施行稿”第二条第一款与《审查指南》的规定实质是一样的。
但“司法解释正式施行稿”第二条第二款基本沿用“司法解释征求意见稿”第三条第二款的表述，这种表述仍旧与《审查指南》的规定不同。对于第二条第二款规定的“可以结合所属领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定”，笔者在《试评》一文指出：教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容，被《审查指南》在第四部分第八章4.3.3中定义为了公知常识，国家或者行业技术标准则没有被《审查指南》明确列入公知常识，属于公知常识之外的现有技术；按照《审查指南》中的规定，本领技术人员的认知能力，对公知常识是知晓，对公知常识之外的现有技术是能够获知。“司法解释正式施行稿”第二条第二款对“通常含义”的定义，将公知常识和公知常识之外的现有技术中的国家或者行业技术标准列在了一起。
专利审查实务界建议将标准列入公知常识的声音确实早就存在。崔亮在《公知常识的检索时机与检索技巧》一文中提议，“教科书、工具书、《国际专利分类表》、中国行业标准、中国国家标准、国际标准化组织标准或其他标准等可以作为公知常识举证的载体”。
与崔亮一文将所有标准全部列为公知常识的建议进行对比，就会发现“司法解释正式施行稿”其实是有问题的。“司法解释正式施行稿”中的“国家或者行业技术标准”显然只指中国的国家或者行业技术标准，外国标准、外国行业标准、区域标准、国际协会标准、国际标准化组织标准却没被囊括。“司法解释正式施行稿”这样的规定显然无法服众。[2]
此外“司法解释正式施行稿”措辞也不严谨。笔者在《试评》一文还指出，技术词典、技术手册属于工具书，所以《审查指南》采用“教科书或者技术词典、技术手册等工具书”这样的措辞是严谨的，反观“司法解释征求意见稿”，则将技术词典、技术手册、工具书并列，显得很不严谨。但“司法解释正式施行稿”并未对此作出修改。
2 “司法解释正式施行稿”第三条的评论
“司法解释正式施行稿”第三条是新增的条款，《审查指南》并无相关规定。限于篇幅，笔者暂不评论。
3 “司法解释正式施行稿”第四条与《审查指南》的相关规定的对比评论
“司法解释正式施行稿” 第四条是关于明显错误的规定，源于“司法解释征求意见稿”第四条。笔者在《试评》一文中指出，“司法解释征求意见稿”第四条与《审查指南》的相关规定，除了《审查指南》允许申请人对明显错误进行修改而“司法解释征求意见稿”并未允许修改之外，并无实质差异。但“司法解释征求意见稿”将“文字、数字”并列，将“标点、符号”并列，显得不严谨。因为数字也是文字，标点属于符号。遗憾的是，“司法解释正式施行稿”并未对相应措辞进行修改。
“司法解释正式施行稿”新增了一处与《审查指南》的不同之处，即在有明显错误的情形之外，增加了有歧义的情形。笔者认为，增加有歧义的情形，对专利权人是过于友好。专利的权利要求书、说明书及附图中有歧义，大致分为权利要求书、说明书及附图中均有同样的歧义，权利要求书有歧义但说明书及附图中无歧义，权利要求书无歧义但说明书及附图中有歧义三种情形。至少在权利要求书有歧义但说明书及附图中无歧义这种情形下，完全是专利权人自己概括形成权利要求、追求尽可能大的保护范围时出了问题，如果这种歧义不属于明显错误，那该权利要求就不符合专利法二十六条第四款的情形，可以被无效。“司法解释正式施行稿”对这种可以被无效的情形网开一面，可谓是对专利权人过于友好，是在变相鼓励专利权人在申请专利时，左右逢源地撰写权利要求，不再追求清楚地界定权利要求的保护范围。
4 对“司法解释正式施行稿”第五条的评论
“司法解释正式施行稿”第五条是有关违反诚实信用原则提交含虚假内容的说明书的规定。该条是在“司法解释征求意见稿”第五条规定基础上修改而来。笔者在《试评》一文中对“司法解释征求意见稿”第五条有所评论，在此不赘述。但需要补充指出的是，“司法解释正式施行稿”第五条在相关主体的规定上不够完善。
可能违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式、技术效果以及数据、图表等有关技术内容的主体包括：专利申请人、发明人、专利代理人、专利申请人的专利管理人员。专利权人是在专利授权后才称为专利权人，此时专利权人已经无法对专利说明书进行修改，不会发生虚构、编造说明书及附图中的技术内容的事情。真正能虚构、编造说明书及附图中的技术内容的，一般是专利申请人、发明人、专利代理人、专利申请人的专利管理人员。专利代理人、专利申请人的专利管理人员虚构、编造说明书及附图中的技术内容的行为，可以视为是专利申请人的行为，但发明人虚构、编造说明书及附图中的技术内容的行为有时候并不能视为是专利申请人的行为，特别是委托开发、合作开发以及转让专利申请权等情形下，发明人可能并不是专利申请人的雇员。所以“司法解释正式施行稿”遗漏了发明人这个主体，画蛇添足增加了专利权人这个主体（当然，专利权人即是专利申请人的情况下，也说得过去）。
5 “司法解释正式施行稿”第六条与《审查指南》的相关规定的对比评论
“司法解释正式施行稿”第六条是关于充分公开的规定。该条与“司法解释征求意见稿”第六条相比，离审查指南的规定更远了。
《审查指南》规定了充分公开的三个要件:能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。换言之，“司法解释正式施行稿”和“司法解释征求意见稿”一样，关于充分公开的规定是残缺不全的，尤其是未规定“并且产生预期的技术效果”这一要件。此外该款规定的“人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定”也存在明显错误（这个明显错误在“司法解释征求意见稿”中就有，笔者也在《试评》一文中指出过，但未被采纳，所以不得不重复说说），因为专利法第二十六条第三款的规定是“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，并不涉及权利要求，故而不存在认定权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定的说法。
让“司法解释正式施行稿”比“司法解释征求意见稿”离《审查指南》更远的规定是该条第一款第三项：（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。
有的文章认为：相较于征求意见稿，第六条增加了三种未充分公开的情形：“技术方案不能实施”、“技术方案不能解决技术问题”、“需要过度劳动”，与《专利审查指南（2010）》所规定的三要件较为吻合[3]，笔者对此不敢苟同。首先，“技术方案不能实施”、“技术方案不能解决技术问题”这两项规定，在“司法解释征求意见稿”有基本相同的表述，不属于新增。其次，“需要过度劳动”这项规定，与《审查指南》的规定大相径庭，根本不是较为吻合。
已经有文章指出：
《审查指南》第二部分第二章对能够实现的解释是：所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。在2006年之前版本的《审查指南》中还有所属技术领域的技术人员“不需要创造性的劳动”就能够再现该发明或者实用新型的描述。之所以在后来的《审查指南》删除了这样的表述是因为《审查指南》第二部分第四章对“所属技术领域的技术人员”的定义规定了所属领域技术人员不具有创造力。因为“所属领域技术人员在不需要创造性劳动的情况下，就能够再现该发明或者实用新型”与‘所属领域技术人员’概念中‘不具有创造力’矛盾。这样的修改只是表述上的变化，实质含义并没有改变。在判断说明书公开是否充分时，仍应该判断所属领域技术人员是否能够按照说明书公开的内容就实现其技术方案，也就是仍需要判断怎样的技术方案不需要创造力能够实施。[4]
所以我国一直以来判断充分公开的标准就是“创造性劳动”标准，而不是“过度劳动”标准。采用“过度劳动”标准（或称“过度实验”标准）的是美国、欧洲专利局等。美欧“过度劳动”标准已有文章详细介绍，如罗莎的《中美专利充分公开制度的比较研究》[5]，刘颖的《欧洲和美国关于专利申请说明书公开充分的审查》[6]，本文不予详细介绍。
简言之，“创造性劳动”标准下的专利撰写要求比“过度劳动”标准低，符合“创造性劳动”标准的专利申请文件、专利文件，并不一定符合“过度劳动”标准。我国的专利代理人长期以来熟悉的也是“创造性劳动”标准，而不是“过度劳动”标准。出于在保证充分公开的前提下尽量少披露技术信息的考量，我国专利代理人基本上是可着“创造性劳动”标准来撰写专利申请文件。而欧美等外国申请人的申请文件则一般是按照“过度劳动”标准来撰写。换言之，最高人民法院将判断充分公开的“创造性劳动”标准提高为“过度劳动”标准，无异于提高了中国申请人的专利申请标准，对欧美等外国申请人的专利、专利申请则影响不大。
6 “司法解释正式施行稿”第七条与《审查指南》的相关规定的对比
“司法解释正式施行稿”第七条是关于权利要求清楚的规定，与“司法解释征求意见稿”第七条差别不大，相关评论见笔者的《试评》一文。
7 “司法解释正式施行稿”第八条与《审查指南》的相关规定的对比
“司法解释正式施行稿”第八条是关于权利要求书应当得到说明书的支持的规定，与“司法解释征求意见稿”第八条第一款基本相同，相关评论见笔者的《试评》一文。
“司法解释征求意见稿”第八条第二款给出了不能合理概括的情形。“司法解释征求意见稿”第八条第二款与《审查指南》相比，实质上少了“并达到相同的技术效果”这个要件，建立了不同的判断标准。现在“司法解释正式施行稿”已经删除了第二款，但尚不肯定最高人民法院是否在审判实践中会采纳《审查指南》的标准。
8 “司法解释正式施行稿”第九条与《审查指南》的相关规定的对比
“司法解释正式施行稿”第九条是关于功能性限定的技术特征的规定，与“司法解释征求意见稿”第十条相比，主要是删除了原第二款、第四款，将原第一款中的“第二十六条第四款”修改为了“第二十六条第三款”。
“司法解释正式施行稿”第九条第一款、第二款的评述，见笔者的《试评》一文。“司法解释正式施行稿”将“司法解释征求意见稿”第一款中的“第二十六条第四款”修改为了“第二十六条第三款”，导致出现了新的问题。因为专利法第二十六条第三款规定的是“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，并不涉及权利要求，故而不存在认定权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定的说法。
9 “司法解释正式施行稿”第十条与《审查指南》的相关规定的对比评论
“司法解释正式施行稿”第十条是关于药品专利申请补充实验数据的规定，与“司法解释征求意见稿”第十一条相比，删去了第一款中引起巨大争议的“本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果”的规定（主要是根据公知常识确认技术效果引起了巨大争议），同时增加了“依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款”的规定，完全删去了同样引起巨大争议的第二款（相关争议可以参考笔者的《续评》一文）。但保留下来的内容仍旧与《审查指南》有区别。《审查指南》的相关规定仍旧坚持判断说明书是否充分公开，应以原说明书和权利要求书记载的内容为准，而“司法解释正式施行稿”并没有明确这点。
10 “司法解释正式施行稿”第十一条与《审查指南》的相关规定的对比评论
如笔者在《续评》一文中指出的那样，该条是诉讼程序中关于当事人提交实验数据的证据规则。《审查指南》中并不存在相同或类似的具体针对实验数据的证据规则。《审查指南》规定的无效宣告程序证据规则都比较原则性。不过《审查指南》明确无效宣告程序可参照人民法院民事诉讼中的相关规定。
“司法解释正式施行稿”与“司法解释征求意见稿”相比，将“人民法院可以要求其举证证明实验数据的来源和形成过程”修改为了“提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程”，这是因为提交实验数据必然要说明实验数据的来源和形成过程，包括实验原料及其来源，实验步骤、条件、环境或者参数，否则实验数据就成了无源之水。所以将 “可以”修改为“应当”是对的。此外，规定“人民法院可以通知实验负责人到庭”也是一大进步。
11 “司法解释征求意见稿”第十二条与《专利审查指南（2010）》的相关规定的对比评论
“司法解释正式施行稿”第十二条是关于确定技术领域的规定，与“司法解释征求意见稿”第十四条相比，增加了考虑背景技术的记载的规定，删除了参考专利的国际专利分类号的规定。
如笔者在《续评》一文中指出的那样，该条实质上赋予了法官重新确定技术领域的权利。《审查指南》规定发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，并特意指出不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。但“司法解释正式施行稿”没有这样的规定，所以“司法解释征求意见稿”其实是赋予了法官选择上位化技术领域，或者以发明或者实用新型本身为技术领域的权利。对技术领域的确定，会直接影响新颖性、创造性的判断。“司法解释正式施行稿”的这一规定，实际上就给了法官在新颖性、创造性的判断的操作空间，让新颖性、创造性的判断更可能主观化，与《审查指南》力求新颖性、创造性的判断客观化是背道而驰的。
12 “司法解释正式施行稿”第十三条与《审查指南》的相关规定的对比
“司法解释正式施行稿”第十三条是关于确定实际解决的技术问题的规定，与“司法解释征求意见稿”第十五条相比基本无差别，相关评述可见笔者的《续评》一文。
13 总结
“司法解释正式施行稿”第二条至第十三条的规定，存在一些与《审查指南》不一致的地方，甚至是严重不一致的地方。尤其是判断充分公开的“过度劳动”标准，与《审查指南》严重冲突。在审判部门手握最终判断权的情况下，“过度劳动”标准必然得到贯彻，也必然提高了对中国专利申请人、专利权人的要求。
笔者在《从释法权角度看<关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定>》一文中已经指出，最高人民法院无权解释《专利法》中的行政法律条款[7]。《专利法》中的行政法律条款目前应由国家市场监督管理总局进行解释。笔者呼吁国家市场监督管理总局能坚持国家知识产权局对专利法的一贯解释，保护专利申请人、专利权人等相关方的信赖利益。
依照《立法法》，最高人民法院应当自“司法解释正式施行稿”公布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。笔者呼吁全国人大常委会在依法备案审查“司法解释正式施行稿”时，能明确拒绝最高人民法院越权解释《专利法》中的行政法律条款，对《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》不予备案，要求最高人民法院废止该司法解释。
参考文献：
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